笔者认为，浮山基业向哈市振奋转让注册商标专用权时应当一并转让外观设计专用权中与注册商标专用权重叠的那部分权利，或者不得继续使用这部分外观设计专利。
理由是：浮山基业就同一图形既申请了注册商标，又申请了外观设计专利，同一图形上附有两个权利，如果两个权利不同时转让，必然会造成两个权利人在各自权力范围内使用相同的图形，这将造成相关消费者或用户无法通过该图形识别商品的来源，容易发生误认和误购，实质是既造成了商标不具有显著性，也使外观设计专利失去新颖性，造成两个权利的混淆，客观上发生商品交易混淆行为，危害市场交易秩序。因此，作为最初的权力人，浮山基业本着诚实信用的原则应当在转让商标专用权的同时，附随的一并转让与该商标文字、图形或其组合与外观设计专利一致的部分。从案情介绍的情况看，哈市振奋受让商标时，并不不知道浮山基业对该部分图形享有专利权，所以才发生其举报浮山基业侵权的问题。如果哈市振奋受让时得知对方有外观设计专利并保留，那么哈市振奋可能就不同意受让商标权了。因此，双方当时转让行为的意思表示是否真实是值得研究的。
当同一图形被同一权利人申请了商标注册，又取得了外观设计专利时，上述行为是否违反商标法和专利法，笔者认为不违反商标法和专利法。理由是商标仍有显著性的特点，专利仍然不失其新颖性。原因在于权利人最初注册商标时，对该图形的使用属于合理的自愿的行为，应当属于不影响新颖性的行为。
但是，当同一图形被两个权利人分别申请了商标注册和外观设计专利时，上述行为就涉嫌违反商标法、专利法和反不正当竞争法的规定。理由是此时商标显著性被破坏，专利也可能失去新颖性。当然这要看谁初步审定和公告在先。如果商标的初步审定和公告在先，而专利在后，那么商标的仍然具有显著性的特点，但外观设计专利没有新颖性的特点。因为此时外观设计专利图形和文字组合已经在商标公告上公告，属于外观设计失去新颖性的法定原因之一。同时因为该图形已经申请注册商标，如果他人将该图形作为美化商品的包装或装璜使用，也就是外观设计使用，实际上是等于“在同一种或者类似商品上，将他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品或者商品装璜使用”，如“足以造成误认”，那么就构成商标侵权。如果外观设计专利初步审查并公告在先，而商标注册在后，那么外观设计专利然符合新颖性的特点，而商标不具有显著性的特点了。理由是此时如果使用该商标，他人使用该图形作为专利，那么商标已不具备区分商品来源的作用;反之外观设计专利容易混淆商品的来源，使消费者产生该外观就是商标或者与商标注册人之间存在特殊联系的错误认识。
2000年8月25日九届人大十七次会议修改了《专利法》，其中第二十三条将原条“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前的国内外出版物公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不近似。”修改为“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前的国内外出版物公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”这条修改实际就为解决专利权与商标专用权、著作权等权利之间的冲突提供了法律依据。(当然，这是本案结案之后的事情。)
笔者认为国家工商局工商标字[1995]第316号文件所指的“商标的初步审定公告日期先于该外观设注册申请日期”中商标权人和外观设计专利权人虽然可能是指商标注册人和外观设计专利权人不是一人的情况，但我认为即使是同一人，上述规定同样也是适用的，即看谁的初步审定和公告的日期在先，保护谁的权利，即使权利转让出去，也优先保护在先的权利。
如果权利人保留一个权利，转让一个权利是否违法?这要具体问题具体分析。不论是商标专用权还是外观设计专利权都有财产权的性质，理论上说，权利人应当充分的享有所有权，包括处分权。但我认为当权利人保留一个权利转让一个权利，其行使保留的权力会妨害受让人行使受让的权力时，转让人得就自己保留的权力天然受到限制。原因是转让人得就转让出去的权力负有权利瑕疵担保责任，当然这里的瑕疵担保是广义的，包括原权利人行使权利也不得妨害受让人行使的权力，就象本案这种情形。我认为浮山基业原则上不得继续使用“枫叶”图形和字母组合。哈市振奋可能要走专利权无效宣告及复审程序方能彻底保护自己的权力。
根据反不正当竞争法的规定，经营者在市场交易中，应当遵守自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德，不得从事不正当竞争行为。本案浮山基业使用“枫叶”图案和字母组合表面上看属于行使自己的外观设计专利权，但实质是权利的滥用，是故意从事商品混淆的交易行为。《商标法实施细则》第四十一条规定“在同一种或者类似商品上，将他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品或者商品装璜使用，并足以造成误认”属于侵犯注册商标专用权的行为。
因此，笔者更倾向于同意第二种观点，认为道外工商局的处罚是正确的，王小唐经销浮山基业生产带有“枫叶”商标图案的玻璃胶，属于侵犯注册商标专用权的行为，但因王小唐主观过错程度较轻，其并不想销售侵犯他人权利的商品，可以从轻或减轻处罚。道外分局作出责令立即停止销售，消除现存商品的侵权商标后解除封存的处理决定是适当的。
U354847512
U368091325
