“(1)人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后,在向被告送达起诉状副本时,应当通知被告欲请求宣告该项专利权无效,须在答辩期间向专利复审委员会提出。
被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的,人民法院应当中止诉讼,专利权人提出财产保全申请并提供担保的,人民法院认为必要时,在裁定中止诉讼的同时责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。
被告在答辩期内未请求宣告该项专利权无效,而在其后的审理过程中提出无效请求的,人民法院可以不中止诉讼。
(2)人民法院受理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会维持专利权的实用新型专利侵权案件,被告在答辩期内请求宣告该项专利无效的,人民法院可以不中止诉讼。“
在《解答》生效的这一阶段,最高人民法院对发明专利与实用新型、外观设计是否中止诉讼,采取了区别对待的原则,其原因在于发明专利经过实质审查,质量一般较高,被无效的可能性较小,因此可以不中止审理。而实用新型和外观设计因未经专利性审查,可靠性较低,被无效的可能性较大,因而可以中止审理,但作了时间上的限制,必须在答辩期内向专利复审委员会提出,否则,不予中止。这一规定以无效请求提出的时间作为确定实用新型和外观设计侵权诉讼是否中止审理的依据。
《解答》克服了不分情况、不分时间,只要被告一提出无效请求,一律中止诉讼的缺陷,对于保护专利权、制裁侵权行为,正确指导审判实践发挥了积极作用。但仍存在一些问题,突出表现在,以无效请求提出的时间为唯一依据来确定是否中止侵权诉讼的审理,既过于机械、单一,又过于片面,无法及时有效的保护具备专利性的实用新型专利。
第二,《解答》设置时间条件限制的初宗在于减少无效宣告请求的提起量,以及避免被告在诉讼过程中随时提出无效请求,干扰诉讼程序。然而,由于无效诉讼专业性强,技术性高,程序复杂,请求人在起动无效宣告程序前按理应进行证据搜集,技术分析比对,最后还要赴北京向专利复审委员会提出请求,要想在答辩期所规定的15日内高质量的完成如此众多且复杂的工作,是很困难的。被告往往要用尽程序规则,即使无证据或恰当的理由,也会在匆忙之中无效宣告请求。可见,时间性限制反导致了盲目提起无效诉讼,既增加复审委员会负担,又影响法院的正常诉讼,造成无效宣告案与专利侵权案在复审委员会和法院的双重积压。
第三,由被控侵权人提出无效宣告请求并负举证责任,增加了被告的义务,由被告负确权责任,与诉讼法的原则不相吻合。
第四,中止诉讼使真正符合专利性的实用新型专利得不到及时有效的司法保护,专利侵权行为不能得到有效的遏制。
二、修正案及新的司法解释之内容
第二次修正后的专利法第57条第二款规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。(注:参见《专利法》第57条第2款。)
最高法院颁布的与该修正案相配套的《规定》则明确规定:
“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”(注:参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条。)
“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:
(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;
(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;
(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;
(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。(注:参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条。)
另外,司法解释对中止诉讼作出了更为灵活的规定,法院可以根据案件具体情况决定是否中止诉讼,彻底克服了《解答》在是否中止诉讼问题上标准单一,法院执行过于机械的问题。
三、修正案之问题
应该讲,该修正案及《规定》对中国实用新型专利权的保护将会起到十分重要的积极作用。但是,仍有值得商榷和改进之处。