国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审）2008年4月22日作出第13521号复审请求审查决定，涉及申请号为200420120070.2号实用新型专利申请（下称本申请），申请人为程志新，申请日为2004年1月9日，分案提交日为2004年12月22日、名称为“前列腺理疗内裤”，其所要求的原案申请号为200420000983.0。
国家知识产权局于2004年12月23日向申请人发出专利申请受理通知书，将确定的申请号和申请日等内容通知给申请人，申请号为200420120070.2；申请日为2004年1月9日；分案提交日为2004年12月22日；申请人：程志新。
申请人针对国家知识产权局发出的专利申请受理通知书于2004年12月27日提交了意见陈述书，申请人提出：本申请不存在分案申请，因打字员在制作请求书时，未将前一分案申请的“原案申请号及申请日”删除，造成本申请不应有的分案申请，所以特声明放弃分案申请，请求以分案提交日即2004年12月22日作为本案的申请日，同时提交了补正后的本案实用新型专利请求书第1页，其中删除了分案申请栏中“原案申请号及申请日”的内容。
国家知识产权局实用新型审查部门于2006年1月20日向申请人发出审查意见通知书，其中指出：申请人提交的意见陈述要求变更误填的分案申请栏目，但是根据审查指南（2001）第一部分第一章3.7节著录项目变更的规定，分案申请栏目不属于变更范围，无法通过变更途径解决误填问题，所以在误填问题不能解决的情况下，申请人在该分案申请中将原说明书记载的内容完全改变，超出了原申请公开的范围，致使本申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定。经申请人补正后，该分案申请仍然不符合上述规定。
申请人于2006年2月4日提交了意见陈述书，申请人认为：（1）专利法实施细则第四十三条第一款是针对专利法实施细则第四十二条而言的，而本申请不属于专利法实施细则第四十二条所规定的范畴，所以不存在超出原申请公开的范围的问题；（2）本申请属于审查指南（2001）第一部分第一章第2.6.1.2节第一款第（2）项及第二款规定的内容，即分案申请的申请人与原申请案的申请人不一致，也没有提交权利转移证明，分案申请的发明人与原申请案的发明人不一致，并且也不是其中的成员，所以根据审查指南上述条款的规定，“应当通知申请人在指定期限之内补正，期满未补正的，应当作出分案申请被视为撤回的决定”，而不是上述审查意见通知书所涉及的内容。
国家知识产权局实用新型审查部门于2006年4月7日向申请人发出审查意见通知书，其中指出：由于申请人误填实用新型专利请求书第12栏（分案申请栏目）内容，其造成的法律后果就是专利局将其作为分案申请对待，所以本申请必然要适用专利法第四十三条第一款；由于在审查员发出第一次审查意见书之前，申请人已经提出实用新型专利申请书的第12栏是误填，而且该申请最终的结果只能是被依法驳回，或通过变更删除请求书第12栏所填内容，因此没有通过申请人、发明人变更使其满足权利人一致的问题。
申请人于2006年6月9日提交了意见陈述书，申请人坚持其于2006年2月4日提交的意见陈述书中的意见，并同时认为审查指南是依据专利法和专利法实施细则，根据实际工作需要修订而成，作为国家知识产权局部门规章发布的，因此对于专利申请中出现尚未在专利法和实施细则中明确规定的事项，应当依据审查指南进行处理。
国家知识产权局实用新型审查部门于2006年12月29日以本申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定为由，驳回了本申请。
申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2007年3月29日向专利复审委提出复审请求，请求人陈述的复审请求意见与2006年2月4日提交的意见陈述书中的意见相同。
经形式审查合格后，专利复审委受理了该复审请求，向国家知识产权局实用新型审查部门发出了前置审查通知书。在前置审查意见书中，国家知识产权局实用新型审查部门认为：首先，申请人在递交申请时，已经填写了分案申请栏，且填写的申请号与申请日本身正确，也就是说在受理时该申请已经被作为分案申请处理；其次，该申请是应申请人请求而开始分案请求审查的，正是专利法实施细则第四十二条第一款规定的情形，所以依据专利法实施细则第四十二条和专利法实施细则第四十三条第一款的规定进行审查是正确的；第三，针对请求人的复审意见，首先，所谓“分案申请视为撤回”的结论是在期满不答复的情形下作出的，如果申请人在期满前答复了仍不合格怎么处理，审查指南并未规定，所以申请人的上述意见错误；其次，在分案申请的审查中，应该审查本申请和原申请的申请人、发明人是否一致，也应该审查分案申请是否超范围，在审查指南中并没有规定审查的先后顺序，在审查中以“超范围”这一缺陷进行驳回，并不违反规定；第四，在本申请是分案申请的前提下，存在着分案申请超范围的实质缺陷，最终结果只能是驳回，所以从程序节约来考虑，以本申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定的理由作出驳回决定是合理的，故仍坚持驳回决定。
随后，专利复审委成立合议组对本案进行审查，并依法作出复审请求审查决定，具体意见如下：审查指南（2006）第一部分第二章第10节规定：“根据专利法实施细则第四十二条和第四十三条的规定对实用新型分案申请进行审查。分案申请的审查适用本部分第一章第5.1节的规定，同时参照本指南第二部分第六章第3节的规定。” 审查指南（2006）第一部分第一章第5.1.1节对于分案申请的核实的第（4）部分规定：“分案申请不得改变申请人，即分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同；不相同的，应当提交权利转移证明材料。分案申请的发明人也应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书”。根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定可知，判断分案申请是否超出原申请公开范围的前提是：该申请必须能够成为原申请的分案申请。同时，根据专利法实施细则第四十二条的规定可知，只有与原申请相同的申请人才可以在一定期限内提出分案申请。根据审查指南（2006）的上述规定可知，对于分案申请的初步审查，应当根据原申请对申请人所提交分案申请的各项内容进行核实，其中规定了作为分案申请的前提是分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，若不相同，应当提交权利转移证明材料。而对于本申请，在请求人首次提交的实用新型专利请求书中，在第1页的第12栏即分案申请栏记载的原案申请号为200420000983.0，经核实，2004200-00983.0申请的申请人为杭州珂瑞特机械制造有限公司，而本申请的申请人为程志新，所以请求人所提出的本分案申请的申请人与200420000983.0申请的申请人不相同，而且请求人在提出分案申请时也没有提交相关的权利转移证明材料。此外，200420000983.0申请的发明人为李世锦、施建明、陈世尧，而本申请的发明人为程志新，所以请求人所提出的本分案申请的发明人与200420000983.0申请的发明人也不相同。
根据上述分析可知，由于本申请与200420000983.0申请的申请人和发明人均不相同，请求人也没有提交任何权利转移证明材料，因此本申请并不属于申请号为200420000983.0申请的分案申请，本申请的分案申请不成立。故在分案申请不成立的情况下，审查分案申请是否超范围无从谈起，即国家知识产权局实用新型审查部门所作出的驳回理由不能成立。另外,虽然审查指南未明确规定实用新型专利请求书中的第12栏分案申请栏是否可以做著录项目变更，但根据法不禁止即为允许的原则，该著录项目可以做变更，因此撤销该驳回决定。
第13521号复审决定涉及申请人错误填写分案申请栏的情况下初审部门如何处理的问题。本案适用审查指南（2006）的规定进行审查，审查指南（2006）第一部分第一章第6.7节著录项目变更的规定，“著录项目（即著录事项）包括：申请号、申请日、发明创造名称、分类号、优先权事项（包括在先申请的申请号、申请日和申请国）、申请人或者专利权人事项（包括申请人或者专利权人的姓名或者名称、国籍、地址、邮政编码）、发明人姓名、专利代理事项（包括专利代理机构的名称、地址、邮政编码）以及代表人等”，本案合议组认为虽然在上述规定中没有明确规定分案申请栏属于变更的范围，但是在审查指南的该部分中，对于著录项目可变更的范围并不是一个穷举，而是在行文最后加了一个“等”，并未明确排除分案申请栏不属于可变更的著录项目。同时，在请求书中分案申请栏与著录项目所例举的各项并列编号，也不应排除其属于可予以变更的著录项目，因此著录项目中的分案申请栏应该属于可以予以变更的范围。因此，在上述事实认定的基础上，国家知识产权局实用新型审查部门直接以申请时提交的请求书为依据，以本申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定对本申请进行驳回是不合理的。
此外，在此案件的审理过程中，合议组与实用新型审查部门沟通后得知该部原来可以做分案申请日的著录项目变更，而现在无此权限，因此撤回后该案的进一步处理还需要实用新型审查部门与审查业务管理部进一步的沟通。
由该案例可见，从保护发明创造及允许申请人改正错误的角度考虑，无论发明专利申请还是实用新型专利申请，无论是实审阶段还是初审阶段，在母案不存在或申请人误填母案申请号的分案申请，应给予申请人将其变更为独立申请或填写正确的母案申请号的机会，而不直接作出驳回决定是更为合理的一种处理方式，使得申请人不论出于何种原因错误的提出分案均得以妥善解决。上述复审决定体现出合议组对案件审理的一种理念，即案件处理的合法性与合理性是辩证统一的，合法性是门槛，是最低要求，合理性是在合法性基础上的进一步升华，体现了行政审批的理性与人性化，合法并且合理应作为案件审理的一种境界予以追求。同时，笔者也通过该案例提醒申请人，在填写请求书时应认真、仔细，不要因疏忽而使案件的审理过程受到不应有的影响。（知识产权报作者毕艳红）
