原审法院认为：立邦涂料(中国)有限公司成立于1992年12月，并自该日起获得包括“立邦”字号在内的企业名称的权利， 文字与图形组合商标(注册号1044047)、“立邦”文字注册商标(注册号1692156)分别于1997年1月、2002年1月经国家商标局核准注册，立邦涂料(中国)有限公司于2003年8月经核准受让取得上述商标，成为商标专用权人，故立邦涂料(中国)有限公司依法享有的企业名称权和商标专用权受法律保护。经过立邦涂料(中国)有限公司对“立邦漆”系列商标在油漆、涂料产品上多年的使用与宣传，包括使用“立邦”文字注册商标在内的“立邦漆”系列商标的油漆、涂料产品，在消费者中已享有较高知名度，立邦涂料(中国)有限公司在油漆、涂料行业享有较高声誉。
香港立邦公司设立于2004年4月，香港立邦公司与可邦公司签订合作协议的时间为同年5月。可见，无论是香港立邦公司的设立时间及其企业名称的最初使用时间，还是合作协议的签订时间均晚于上述两商标的注册时间以及立邦涂料(中国)有限公司获得企业名称权利的时间。故可邦公司、香港立邦公司均不享有对“立邦”文字的在先权利。可邦公司作为经营油漆产品的企业，应该知道具有较高知名度的立邦涂料(中国)有限公司及其 文字及图形商标和“立邦”文字注册商标。可邦公司总经理张锐兼有香港立邦公司股东的身份，因而香港立邦公司与可邦公司具有关联关系。双方通过合作协议来确定对香港立邦公司企业名称的授权使用关系，可见可邦公司的被控侵权行为具有明显的主观恶意。
本案中，可邦公司在其生产的“来士威”牌系列油漆产品的包装桶上，故意突出使用香港立邦公司企业名称，由于该企业名称中包含的“立邦”字号与立邦涂料(中国)有限公司“立邦”文字注册商标相同，客观上会吸引相关消费者的注意力，使其误认为可邦公司为立邦涂料(中国)有限公司的关联企业、系争产品来源于立邦涂料(中国)有限公司或立邦涂料(中国)有限公司的关联企业。因此，可邦公司的行为已构成对立邦涂料(中国)有限公司[Page]“立邦”文字注册商标专用权的侵害。鼎富公司同为经营油漆产品的企业，应该知道具有较高知名度的立邦涂料(中国)有限公司及其注册商标，其销售可邦公司生产的侵权油漆、涂料产品，散发可邦公司含有侵权内容的产品宣传单，在店堂招牌上突出使用含有“立邦”文字的企业名称的行为，也侵犯了立邦涂料(中国)有限公司“立邦”文字注册商标专用权。又由于可邦公司、鼎富公司均系经营油漆、涂料的企业，与立邦涂料(中国)有限公司存在同业竞争关系，应当知道有较高知名度的立邦涂料(中国)有限公司及其“立邦”文字注册商标。可见，可邦公司在其产品上和广告宣传中对香港立邦公司企业名称的使用行为，意在借助“立邦”商标、字号的知名度以及立邦涂料(中国)有限公司的商誉，“搭便车”以达到获得竞争优势、牟取非法利益的目的，具有明显的主观恶意，违反了《反不正当竞争法》的规定，构成对立邦涂料(中国)有限公司的不正当竞争。鼎富公司销售含有“立邦”字号的企业名称的油漆、涂料商品、散发含有“立邦”字号的企业名称的产品宣传单、特别是在店堂招牌上使用含有“立邦”字号的企业名称，容易使相关公众产生误认，且其未到庭应诉证明其实施上述行为的来源及依据，因此依法亦应认定构成不正当竞争。
可邦公司、鼎富公司实施了侵犯立邦涂料(中国)有限公司注册商标专用权和对立邦涂料(中国)有限公司不正当竞争行为，依法应承担停止侵害、赔偿损失、消除影响的民事责任。停止侵权是指，可邦公司停止在其产品包装、广告宣传、网站等商业活动中使用“立邦”文字标识;鼎富公司停止销售带有“立邦”文字标识的产品，停止散发带有“立邦”文字标识的各种广告印刷品，停止使用带有“立邦”文字标识的店堂招牌。关于赔偿损失，立邦涂料(中国)有限公司主张可邦公司赔偿其在沪鄂皖地区的经济损失，但立邦涂料(中国)有限公司并未提供其在鄂皖地区发生的经济损失的依据。同时，鉴于可邦公司因侵权所获得的利益和立邦涂料(中国)有限公司因被侵权所受到的损失均难以确定，法院将考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，制止侵权行为的合理开支以及立邦涂料(中国)有限公司基于可邦公司的侵权行为在其他法院起诉主张权利的事实等因素综合确定被告应承担的赔偿数额。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条、第一百三十四条第一款第(一)项、第(七)项、第(九)项、第二款，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项、第(五)项、第五十六条，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条之规定，判决：一、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司停止对立邦涂料(中国)有限公司享有的“立邦”文字注册商标(注册号1692156)专用权的侵害;二、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司停止对立邦涂料(中国)有限公司的不正当竞争行为;三、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司连带赔偿立邦涂料(中国)有限公司经济损失人民币4万元;四、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司在《新民晚报》上刊登声明，消除影响。五、对立邦涂料(中国)有限公司的其余诉讼请求不予支持。案件受理费人民币10,010元，由立邦涂料(中国)有限公司负担人民币4,605元，由中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司共同负担人民币5,405元。
可邦公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求依法撤销原判，驳回被上诉人立邦涂料(中国)有限公司在一审中的诉讼请求，一、二审诉讼费用由被上诉人负担。其主要上诉理由为：一、由于上诉人生产“来士威”漆类产品，并同时标注香港立邦公司企业名称的行为，完全系执行其与香港立邦公司的合作协议，如果上述所涉行为有侵权之嫌，主要责任也应由香港立邦公司承担，一审法院未将香港立邦公司列为诉讼参与人，显属违反法律程序;二、由于上诉人系授权使用香港立邦公司的企业名称，在产品上也未突出使用“立邦”字样，故涉案行为不属于商标侵权，由此不应承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等的民事责任。
被上诉人立邦涂料(中国)有限公司答辩认为，由于可邦公司系被控侵权漆类产品的生产商，所涉的产品包装、广告宣传等行为既构成商标侵权，也构成不正当竞争，故上诉人的上诉理由完全没有事实、法律依据，请求驳回上诉，维持原判。
二审程序中，上诉人可邦公司向本院提供了以下三组新的证据材料：1、有关“来士威”注册商标(注册号：3309078)核准转让证明的相关文件，以证明“来士威”注册商标已于2006年4月21日转让给香港立邦公司;2、上海市第一中级人民法院就(2005)沪一中民五(知)初字第207号案件向日本立邦公司发出的应诉通知书、传票和举证通知书，以证明在另一起案件中，法院追加香港立邦公司为共同被告;3、可邦公司的章程修正案、股权转让协议等，以证明张锐作为可邦公司的原股东，已于2001年4月20日将股权全部予以出让。
经质证，被上诉人立邦涂料(中国)有限公司认为，首先上述材料均不属于二审中的新证据，其次从关联性来看，“来士威”并不是本案商标侵权的系争商标，法院在另案中追加香港立邦公司与本案不具有参考性，张锐即便现在不具有可邦公司股东的身份，也改变不了其曾经是该公司股东的事实，故均与案件的争议焦点不具有关联性。
对于可邦公司提供的新的证据材料，本院认为：本案二审程序中的争议焦点是可邦公司在其生产的油漆、涂料类产品包装(内外)、广告宣传中使用“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样，是否会造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对立邦涂料(中国)有限公司与其是否存在特定联系产生误认，从而是否对被上诉人的合法权益构成侵害。故最初由可邦公司注册的“来士威”商标目前是否已被转让、可邦公司的股东变动情况等均与本案所涉的被控侵权行为的判定缺乏关联性，另上海市第一中级人民法院的(2005)沪一中民五(知)初字第207号案件，也因与本案所涉事实、行为以及审判级别等不同，与本案不具有关联性，故本院均不予采纳。
本院认为：根据查证的事实，被上诉人立邦涂料(中国)有限公司早于1992年企业成立时即使用“立邦”字号，从事高质量建筑涂料、工业涂料等的生产与销售，2003年8月经国家工商行政管理总局商标局核准，又受让取得了 文字及图形商标、“立邦”文字注册商标，对上述两注册商标享有商标专用权。此外基于“立邦”文字商标曾在(2002)鄂民三终字第18号民事判决中被人民法院认定为驰名商标等事实，被上诉人通过长期的生产经营管理、市场销售以及广告宣传，已经使“立邦”文字在涂料行业中享有一定的知名度，“立邦”文字也已经在相关消费者的认知中与生产、销售涂料的特定企业即被上诉人建立起了联系。在此情况下，上诉人可邦公司作为2000年才成立的漆类、涂料生产企业，与上诉人形成同业竞争关系，却在生产的同类产品、广告宣传、网站等商业活动中大量使用“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样和突出使用“日本立邦漆”字样，具有明显的主观恶意，以造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对被上诉人与上诉人是否存在特定联系产生误认，故上诉人违反了民事活动中的诚实信用原则，系不正当利用被上诉人的良好商业信誉为自己的商品争夺市场，对被上诉人的合法权益造成侵害，应当就此承担相应的法律责任。原审法院根据保护在先权利原则和禁止混淆原则，判令上诉人可邦公司的上述被控侵权行为既属于商标侵权，也属于不正当竞争行为，并依法承担停止侵权、消除影响、赔偿损失民事责任的做法并无不当。上诉人可邦公司提出的其行为不属于商标侵权，由此不应承担民事责任的上诉理由缺乏事实、法律依据，本院不予支持。[Page]
虽然上诉人可邦公司一再强调，其是按照与香港立邦公司的合作协议，在其油漆、涂料类产品的包装盒、包装桶上以及广告宣传中使用上述字样，但需要指出的是，即便其与香港立邦公司之间的合作协议成立，该合同并不能作为因侵权造成对第三人损害的免责依据，也并不影响人民法院对案件事实的查明以及侵权责任的认定。基于上诉人可邦公司是本案被控侵权产品以及被控侵权行为的生产者、行为人之事实，被上诉人立邦涂料(中国)有限公司有权选择上诉人可邦公司作为被告提起侵权之诉。综上，香港立邦公司并非本案的必要共同诉讼，上诉人可邦公司与香港立邦公司之间的合作合同纠纷，不属于本案侵权之诉的审理范围，上诉人可另案进行诉讼。故一审法院未将香港立邦公司列为诉讼参与人并无不当，上诉人提出的侵权责任应由香港立邦公司承担，一审法院违反法律程序的上诉理由亦缺乏事实、法律依据，本院同样不予支持。
综上所述，原审法院审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定，判决如下：
本案二审案件受理费人民币10,010元，由上诉人中山市可邦涂料有限公司负担。
U633687664
U582679646
