解读美国专利法改革中的新规定思维导图

峡路再相逢

2023-02-24

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《美国发明法案》（《America Invents Act》，法案号HR 1249）已于2011年9月16日由奥巴马总统正式签署并成为法律。该法案涉及内容非常多，对美国专利法的影响也较为深远，堪称美国专利法在最近60年中最彻底的一次变化。这次改革中，不同条款生效的有效日期也不相同，一些法律变更已经开始生效，还有一些法律在未来18个月中逐渐生效，最晚的要到2013年3月16日。左下表罗列出一些法律变更的生效日期及其变更法律的简略解释，供中国企业参考。

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思维导图大纲

1.披露最佳模式的要求

根据现行法律，美国专利法第112条要求披露实施发明的最佳模式。如果发明人未披露最佳模式，那么即使已经获得授权的专利也可能会根据美国专利法第282条被宣告为无效。

这次《美国发明法案》推翻了专利因未披露最佳模式而被宣告无效。尽管根据美国专利法第112条的要求，发明人仍然必须披露发明的最佳模式，但是专利不能仅仅由于没有披露最佳模式而被宣告无效。

2.虚拟标识

根据美国专利法第287（a）条要求，专利拥有人具体标识专利（比如披露专利号）才能获得侵权赔偿。新修改的法条顺应了当代互联网的发展，增加规定专利标识可以通过虚拟标记来满足，即专利所有人可以通过披露一个无偿向公众公开的因特网地址来满足专利标识的法规，只要公众可以从所披露的因特网地址上查到关于专利的具体信息。

3.虚假标识

根据美国专利法第292（b）条规定，如果专利所有人虚假标识专利来欺骗公众（甚至包括标识过期专利），任何人可以起诉虚假标识的专利所有人，所取得的罚款一半归起诉人，一半归美国政府。

这次《美国发明法案》推翻任何人都可以起诉的条款。规定只有同虚假标识的专利所有人有竞争并受到伤害的人才可以起诉，并且规定，过期的专利标识不算虚假标识。

4.提高双方专利复审阈值

根据旧专利法，如果提出专利复审请求，申请方必须提出至少一个实质性的新的专利性问题（substantial new question of patentability），这被称为双方专利复审阈值（Inter Partes Reexamination Threshold）。根据这次《美国发明法案》，这个阈值被提高到挑战方必须让美国专利商标局主任确定，挑战方至少在一个专利权利要求上有一个合理的可能性才会取胜。

5.被告侵权的共同诉讼

《美国发明法案》提高了对多个侵权被告合并审理的要求。合并审理的前提条件是多个被告的侵权活动源于共同的交易，使用、进口或销售同一产品，并且基于共同的事实问题。不可以仅仅指责多个被告都侵犯了同一个专利就将他们都合并处理。

6.事先商业使用抗辩

根据旧专利法，事先商业使用抗辩仅限于商业方法（Business Method）专利。如果侵权者可以证明其在商业方法专利申请一年前，就已经开始使用这种商业方法，则不视为侵权。《美国发明法案》将这个抗辩扩展到所有的专利，当然使用这个抗辩时还有很多限制。

7.专利期限延长

根据美国专利法第156条规定，在某些情况下，如专利所涵盖的产品在商业销售前，因必须经过营销批准而耽搁了时间，专利拥有人可以延长专利保护期。

8.人体器官无专利权

《美国发明法案》第33条明确规定人体器官无专利权。

9.税务策略不能申请专利

《美国发明法案》第14条明确规定税务策略不可以申请专利，包括任何用于减少、避免或推迟纳税义务的税务策略，包括所有在专利申请阶段已知或未知的战略。但这个规定不包括单纯用于准备报税，或财务管理的产品、方法、仪器、技术、计算机程序、系统。

10.建立微实体资格

根据旧专利法，专利权人企业人员规模如果少于500人，可以以“小实体”资格减免一半的专利费用。

《美国发明法案》引入了“微实体”资格，即如果一个申请人符合“微实体”资格，那么大部分的专利费用可以减免75％。

作为一个微实体，申请人必须满足以下条件：

（1）有作为一个小实体的资格；

（2）不得之前以发明人身份提交超过4个美国非临时专利申请；

（3）在递交专利申请前一年的总收入不得超过3倍的中等家庭收入；

（4）不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过3倍中等家庭收入的实体。

尽管微实体资格已确立，但目前美国专利局仍处在规则制定过程中，预计真正实施要等到2012年。

11.改变部分诉讼地点

《美国发明法案》将一些根据美国专利法第22条、第145条、第146条等条款提出的诉讼审理法庭，从美国哥伦比亚特区联邦法院改到弗吉尼亚州东区联邦地方法院。

12.专利审判和上诉委员会取代专利上诉及干扰委员会

专利审判和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board）取代专利上诉及干扰委员会（Patent Board of Appeals and Interferences）。专利审判和上诉委员会包括主任、副主任、专利专员、商标专员和专利行政法官，至少要派3名委员会成员听取上诉（appeal）、派生诉讼（derivation proceedings）、授权后复审（post-grant review）和双方复审程序（inter partes review）。

自2011年9月26日起

生效的规定

1.美国专利商标局费用增加

从2011年9月26日（星期一）开始，在美国专利商标局，许多费用都增加了15％。增加的费用包括专利申请费、多余的索赔费、检索费、考试费、推广费、复苏的费用和维护费用。在适用的情况下，增加收费也被应用到小实体费用。

2.优先审查

《美国发明法案》第11条授权美国专利商标局某些条件下给予专利申请优先审查。申请人提交优先审查申请，并缴纳4800美元（小实体2400美元）申请费。被优先审查的申请不能包含超过4个独立的权利要求，总共不能超过30个权利要求。优先审查请求被批准的申请从被批准之日起12个月内将得到最终处置。目前，每财政年度（上一年10月1日至下一年9月30日）不超过1万件专利申请会被优先审查。

自2011年11月15日起

生效的规定

电子申请奖励

自2012年9月16日起

生效的规定

1.受让人可以申请专利

根据现行专利法，专利申请只能由发明人申请。但从2012年9月16日起，专利受让人可以代表发明人签署专利申请文件。受让人必须提供有关事实的证明显示他们的行动是适当的，用以维护当事人的权利。

2.受让人替补声明代替发明人宣言

根据现行专利法，只有发明人有权提出申请，并且发明人还需要提交一个复杂的宣言，包括国籍、申请人是最初和第一发明人等等。

从2012年9月16日起，发明人如果死亡、无行为能力、或者不合作，申请人（可以是受让人）可以递交一个受让人替补声明替代发明人宣言。

3.在专利申请期间第三方向审查员提呈先有技术

根据现行专利法，第三方可以针对在审期间的专利申请向审查员提呈先有技术，但是可以提呈的时间期限非常严格。

为了提高专利审查质量，避免颁发不合格专利，《美国发明法案》大大地放宽了在专利申请期间第三方提呈先有技术的时间期限。先有技术可以为专利、专利申请书或其他出版物。第三方必须同时提交一个关于文献同在审专利申请相关性的简洁的书面描述。这一规定将适用于所有在2012年9月16日仍处于审查阶段的专利申请。

4.第三方对于已授予的专利提出挑战

《美国发明法案》对于已签发的专利第三方挑战及应对方面有一个非常大的程序变革，包括授权后复审（post-grantreview）、双方复审（interpartesreview）、补充审查（supplementalexamination）。

总体来说，这次法案用授权后复审和双方复审为第三方挑战已授予的专利提供了更方便的机制。同时，为专利拥有人提供了补充审查机制以加强其专利的有效性。第三方挑战者不可以匿名，一旦开始授权后复审或双方复审，其它相关的美国专利商标局程序、民事诉讼、ITC的诉讼都必须暂停，以提高效率，节约费用。

5.涵盖商业方法专利的过渡方案

《美国发明法案》的第18条提出为商业方法专利的被控侵权人建立一个过渡性的授权后复审（post-grantreview）程序来要求美国专利商标局先对被控的涵盖商业方法专利的有效性作出审查，再进入民事诉讼过程。

“涵盖商业方法专利”是指用于进行在金融产品或服务的实践、经营或管理中使用的数据处理操作的方法或对应的装置，但不包括技术发明专利。

6.律师意见

根据现有专利法，被控侵权可能由于未曾取得任何专利律师关于涉嫌侵犯的意见而被判故意侵权进而加重赔偿。

《美国发明法案》第17条增加了一个新的规定，被控侵权人没有提前征求专利律师关于涉嫌侵权的意见，或者未向法院或陪审团提出这样的建议，不可被用于证明故意或诱导侵权。

此规定适用于2012年9月16日之后授予的专利。

7.设立专门帮助小企业的专利申诉专员

美国专利商标局将设立专门帮助小企业的专利申诉专员，对小企业和独立发明人的专利申请予以关注，并提供支持和服务。

自2013年3月16日起

生效的规定

1.先申请制（first-to-file）

根据现有美国专利法，专利权归于首先发明的人（first-to-invent），不是首先申请的人（first-to-file）。这一点同中国、欧洲及世界上许多其它国家和地区都不同。《美国发明法案》首次将这个有200多年历史的重要法律推翻变成了先申请制，堪称是美国历次专利改革法案中变动最大、影响最深远的部分。

从2013年3月16日起，新颖性判断以专利申请日为基准，而不是专利技术的发明日。具体来说，如果被要求保护的发明已经在申请日前被别人申请了专利或发表、使用出售，那么被要求保护的发明不具有新颖性。

值得特别注意的是，美国的先申请制不同于其他国家，它给予发明人一年的宽限期（graceperiod），允许发明人在申请专利之前一年之内公开披露其发明。这一变动对于许多中国企业来说是很好的消息，了解并利用这些程序对于击败竞争对手的专利非常重要。

2.溯源诉讼程序

针对先申请制和发明者享有一年的宽限期政策，《美国发明法案》制定了一个溯源诉讼程序，用于决定先申请人提交的发明是否源于真正的发明人。如果是源于真正的发明人，并且真正的发明人在在先申请人提交申请后一年之内也递交了专利申请，那么真正的发明人（后申请人）可以用一个溯源诉讼程序（derivationproceeding）来取消前申请人的申请。派生诉讼将取代现有专利法中的干扰诉讼程序。(知识产权报作者王新生洪斯帖陈伟杰田明)

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