捐献原则最早是由美国最高法院在1881年审理的Miller与Brass公司案中提出来的。在该案中,专利权人在说明书中公开了两种灯的结构,但却只请求保护了其中的一种。十多年后,专利权人发现另一种结构反而更好,于是想通过再颁发程序寻求对该结构的保护。最高法院没有支持专利权人的请求。该法院在判决中指出,当专利权人在权利要求中请求保护一个具体的装置时,就意味着将说明书中公开的其他装置捐献给了公众,除非它及时请求再颁发并证明没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误。
在此后相当长的一段时间,捐献原则却少有适用。美国联邦巡回上诉法院成立以后,等同原则被越来越多地适用,从而导致利益的天平逐渐倒向专利权人一边。为了纠正这种倾向,从上世纪九十年代起,美国开始限制等同原则,与此相应地,出现了一些适用捐献原则的案件,例如联邦巡回上诉法院1991年审理的Unique Concept公司与Brown案,1996年审理的Maxwell与Baker公司案。但是,仍有一些拒绝适用捐献原则的案件,例如联邦巡回上诉法院1998年审理的YBM Magnex公司与ITC案。在Festo案以后,随着对等同原则的更加严格的限制,捐献原则得到越来越广泛的适用。
联邦巡回上诉法院在2002年审理的Johnson & Johnson Associates 公司(以下简称“Johnson公司”)与R. E .S e r v i c e公司( 以下简称“REC”公司)案是适用捐献原则的典型案例。这是一个全体法官听审的案子。在该案中,专利权人Johnson公司拥有的专利涉及制造印刷电路板的技术。在现有技术中,在制造印刷电路板的成层工艺中,铜箔是由手工处理的,容易遭到损坏。涉案专利公开了这样一种技术方案:将铜箔黏附在硬基片上,从而避免手工处理过程中可能出现的损坏。在专利的权利要求中,该硬基片被限定为铝片。在说明书中有这样的描述:虽然铝是硬基片的优选材料,但也可以使用诸如不锈钢、镍合金的其他材料,有时也可以使用聚丙烯。RES公司生产的被控侵权产品使用的正是不锈钢材料。在诉讼过程中,Johnson公司认为,RES公司生产的产品构成等同侵权。RES公司认为,Johnson公司在说明书中公开了不锈钢片,但却将保护范围限定为铝片,这显然是把不锈钢片捐献给了公众。联邦巡回上诉法院认为,当申请人在说明书中公开了一个主题,但在权利要求书中却没有请求保护时,就意味着申请人将这个主题捐献给了公众。如果在这种情况下仍然认定构成等同侵权,将导致与权利要求的界定保护范围的功能的严重冲突。该法院还指出,申请人在专利申请阶段提交保护范围窄的权利要求,从而容易地通过了专利局的审查,而在获得专利权之后,又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权,这是不能允许的。该法院最后判决不构成侵权。联邦巡回上诉法院通过该判决最终确立了捐献原则。
另一个典型案例是联邦巡回上诉法院于2004年审理的PSC Computer P r o d u c t s公司(以下简称“PSC公司”)与Foxconn International公司(以下简称“Foxconn”公司)案。在该案中,专利权人PSC公司拥有一项用于固定集成电路散热片的夹子的专利,该夹子有一个细长带。在专利的权利要求书中,该细长带被限定为金属带。在说明书中有这样的描述:细长带由诸如不锈钢的弹性金属制成,也可以用其他弹性材料,现有技术中,也有使用模制塑料和/或金属部件的。
Foxconn公司生产的被控侵权产品中使用的是塑料带。在诉讼过程中,双方就说明书对相关主题描述到什么程度才可以引用捐献原则认为该主题被捐献给了公众展开了争论。PSC公司认为,只有当相关主题在说明书中有清楚、具体的描述时,才可适用捐献原则,而在本案中,说明书中并没有清楚地指出金属带可以由塑料带代替,因此,不能适用捐献原则。联邦巡回上诉法院认为,如果本领域的普通技术人员在阅读说明书后可以清楚、具体地理解相关主题,就可以适用捐献原则。在本案中,通过“现有技术中,也有使用模制塑料和/或金属部件的”的描述,本领域的普通技术人员很容易理解,本发明的金属带也可以换成塑料带,可以认为说明书中有清楚、具体的记载,因此,适用捐献原则是适当的。该法院最后判决不构成侵权。但该法院同时指出,如果说明书中只有“也可以用其他弹性材料”这样的描述,则不能够认定专利权人把塑料带捐献给了公众。
再一个有指导意义的案例是北伊利诺斯州地区法院在2003年审理的Rosby诉Stoughton案 。在该案的判决中,法院指出,如果申请人原始提交的权利要求限定了较宽的保护范围,在答复审查意见时,申请人修改了权利要求,缩小了保护范围,则对于落入原权利要求但没有落入修改后的权利要求的主题,不适用捐献原则。
从以上案例可以看出,捐献原则有两个理论基础:一个是权利要求的功能是公示专利的保护范围,一个是专利权基于国家的审批而产生。在适用捐献原则时,相关主题是否在说明书中有清楚、具体的描述由本领域的普通技术人员在阅读整个说明书后做出判断。如果说明书中对相关主题只有概括性的描述,一般不适用捐献原则。如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关主题,就意味着申请人想对该主题进行保护,也就不适用捐献原则。